El IMPI me citó una “anterioridad”a mi marca ¿Qué hago?

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Al momento de empezar un nuevo negocio, uno de los aspectos que hay que considerar es el proteger el prestigio de nuestros productos, lo cual se realiza dándole un nombre propio a nuestro negocio a efecto que nuestros clientes puedan identificarnos de entre todas las ofertas existentes en el mercado.

La anterior protección se logra al acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual e iniciar el registro de nuestra marca, lo cual, si bien es un procedimiento sencillo, puede implicar algunas complicaciones.

Entre ellas, es que el IMPI nos conteste que existe una “anterioridad” en grado de confusión a nuestra marca, ¿Qué significa esto?
Ello implica que alguna otra persona ha inscrito una marca que se puede confundir con la que estamos intentando inscribir nosotros, ya sea porque suenan parecido, se escriben parecido o ideológicamente se confunden la una con la otra.

¿Ello implica que no podre registrar mi marca?

No necesariamente, para entender esto mejor es necesario recordar que la ley de propiedad industrial establece que no serán registrables como marcas aquellas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos,  como podemos observar se establecen excepciones a la premisa que establece que marcas no serán registrables a saber: a) registros, b)vigentes  y c) aplicadas a los mismos o similares productos, en consecuencia si tenemos una marca que aunque sea idéntica en grado de confusión a otra si se  aplica a diferentes servicios es posible que coexistan.

A esta coexistencia de marcas, le llamamos el principio de especialidad de las marcas que la sala especializada en propiedad intelectual ya nos ha regalado una tesis específica para hacerla valer. Veamos:

“VI-TASR-EPI-161 PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.- El principio de la especialidad de la marca se refiere a la naturaleza de los productos o servicios amparados, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares, de conformidad con los artículos 94 y 95 de la Ley de la Propiedad Industrial. Por el principio de especialidad, las marcas protegen sólo aquellos productos o servicios comprendidos en la clase que fueron registrados de conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y en tal virtud pueden existir marcas idénticas o similares en diferentes clases de la nomenclatura oficial registradas en favor de los mismos o distintos titulares según el caso, con excepción de la marca notoria y cuando exista vinculación entre los productos y/o servicios de distintas clases. (44) Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1334/08-EPI-01-1.- Resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de agosto de 2009, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Luz María Anaya Domínguez.- Secretaria: Lic. Guadalupe del Consuelo Zurita Mézquita. R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 265.”

Como podemos observar la prohibición de registrar marcas incluso iguales se ve superada si los servicios de ambas marcas están en la misma clasificación, es decir, aunque las marcas sean idénticas si una de ellas esta protegida con la clasificación de publicidad y la otra en servicios médicos no operara la prohibición de la inscripción.

En este orden de ideas, ante la cita de anterioridad que nos haga valer el IMPI  debemos responder en ese mismo procedimiento a fin de evidenciar que nuestra marca, primero, no resulta en grado de confusión fonética, gramatical ni ideológica pero además no perder de vista la clasificación de la marca con la que nos estén citando la anterioridad.

Finalmente, cabe precisar que de negársenos la inscripción de la marca resulta procedente  la interposición del juicio contencioso administrativo federal ante el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa, ante la sala especializada en propiedad intelectual.